Клонирование брэндов

Вот так без лишних расходов на креатив, разработку и раскрутку торговой марки можно совершенно законными способами выпускать продукцию, позаимствовав чей-то товарный знак. То есть выпуск макаронных изделий Adidas или туалетной бумаги Siemens не будет считаться нарушением. Причем географическое расположение компании не имеет ровным счетом никакого значения - ее офис может находиться на другом континенте, а может - по соседству с вашим офисом. Статус на мировом рынке - будь то транснациональная корпорация или ЧП штатом в одну единицу - тоже не проблема.

Товарные знаки ЧП-шек представляют небольшой интерес. Красть - так миллион, а "тырить" брэнд - так мирового масштаба. Судебных разбирательств не будет - закон надежно защищает клонирование торговых марок от собственнических интересов разных ТНК. Чтобы избежать какого-либо рода претензий относительно недобросовестной конкуренции, достаточно изучить Международный сертификатор товаров и услуг (МКТУ), который можно использовать в качестве пособия для неопытных плагиатчиков.

В рамках закона

Международный сертификатор содержит в себе классы (товаров и услуг) - корреспондирующие и не корреспондирующие между собой. В первом случае товары в классах имеют схожие каналы распространения и аудиторию. Во втором случае, как пояснили в РГП "Казпатент", данные аспекты не пересекаются.

К примеру, марки сигарет Sobranie и Parliament зарегистрированы по заявкам соответственно казахстанских представителей компаний Gallaher и Philip Morris в классе 34 (табачные изделия). Данный класс корреспондирует с 32-м, к которому относится пиво, что означает, если какая-либо пивоваренная компания решит производить продукцию под товарным знаком Sobranie, разрешение на регистрацию она не получит.

А вот класс 33 (алкогольная продукция) не корреспондирует с 34-м. Значит, регистрация товарного знака в данной категории продуктов под идентичным, имеющимся в некорреспондируемом классе, нарушением считаться не будет. И не считается. Восточно-казахстанская компания ЗАО "Семей Су" выпускает водку под товарным знаком Sobranie, а ТОО "Геом" - под знаком Parliament.

ЗАО "Семей Су" и компания Gallaher Kazakhstan, к сожалению, отказались от комментариев.

По словам директора ТОО "Геом" Андрея Гооге: "Мы не "сдирали" товарный знак у Philip Morris. На самом деле и в Германии, и в России, и в других странах выпускается водка Parliament. Что касается схожести, это не было нашей целью. Напротив, мы старались как можно больше отличаться от дизайна брэнда сигарет. Шрифты различны. Двуколор не является их собственным решением, к тому же он у нас вертикальный, у них - горизонтальный".

На самом деле при появлении алкогольной продукции под этой маркой многие потребители ассоциировали ее с известными сигаретами Parliament. Г-н Гооге не стал отрицать, что ассоциации потребителей с американским брэндом, возможно, помогли в начале рекламной кампании. По его убеждению, сегодня "знание торговых марок Wimpex и Philip Morris в Казахстане паритетное, и потребитель отличает этих производителей".

По словам сотрудников рекламного агентства "Альфа Медиа", регулярно видоизменяющийся брэнд "отличается очень сильно от сигаретного и не вводит в заблуждение потребителей". В то же время один из сотрудников, не пожелавший назвать свое имя, видит экономическую выгоду в виде косвенной рекламы для Philip Morris Kazakhstan в увеличении товаров под этим товарным знаком: "Они же ни цента не затратили на рекламу сигарет Parliament".

- По заключению наших юристов, у нашей компании нет основания для возбуждения судебного производства из-за различия в классах. Поэтому мы предложили компании "Геом" либо отказаться от использования нашей торговой марки, либо изменить дизайн таким образом, чтобы потребители не были введены в заблуждение относительно производителя, - утверждает директор по корпоративным связям "Филип Моррис Казахстан" Дмитрий Белоусов. - Несмотря на ряд попыток, мы не смогли убедить ТОО "Геом" использовать другие цвета, изменить написание слова Parliament или видоизменить графический дизайн. При рассмотрении возможности возбуждения судебного дела за нарушение международного авторского права мы вновь столкнулись с юридическими преградами. Мы будем продолжать рассматривать юридические возможности изменить ситуацию в нашу пользу. Мы будем рады любому предложению со стороны "Геом" изменить дизайн и прекратить наружную рекламу в соответствии с Законом "О рекламе".

Кроме того, по словам г-на Белоусова, в связи с вступлением с 1 октября 2004 года в силу положения Закона "О профилактике и ограничении табакокурения", запрещающего наружную рекламу табачных изделий, компания опасается, что биллборды с рекламой минеральной воды Parliament, которые останутся после 1 октября 2004 года, могут нанести ущерб деловой репутации ФМК, "так как люди ошибочно будут полагать, что это наша компания незаконно рекламирует свою продукцию".

- Таких примеров масса в различных категориях товаров, - говорит ведущий эксперт службы экспертизы товарных знаков и промышленных образцов РГП "Казпатент" Меруерт Тусупова. - Особенно часто такие ситуации встречаются в сферах лекарственных препаратов, алкогольной и безалкогольной продукции, продуктов питания, моющих средств и косметики.

- Может ли компания как-то защитить себя от действий, правомерных по закону, но неправомерных по логике? К примеру, будучи производителем сигарет, "забить" 33-й класс и еще какие-либо по своему усмотрению? Ведь на самом деле потребителей сигарет и алкоголя нельзя рассматривать как абсолютно разных.

- Можно зарегистрировать товарный знак и в любом другом классе, но тогда компания обязана использовать его в течение 5 лет с момента регистрации.

- А иначе это будет нарушение закона?

- Нет. Но любое заинтересованное лицо (физическое или юридическое) может аннулировать принадлежность товарного знака, подав заявление в апелляционный совет при Комитете по правам интеллектуальной собственности.

По словам председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Нургайши Сасиповой, "в среднем в месяц поступает порядка 20 таких заявлений".

Согласно закону о недобросовестной конкуренции, использование уже зарегистрированного товарного знака или иного товарного обозначения (внешнего вида, упаковки и т.п.) считается нарушением. Однако товары должны именно конкурировать на рынке. Тогда под защитой не только фирменное наименование или товарный знак, но и все, что может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя - дизайн упаковки, этикетки и пр.

Сходство до степени смешения

- В нашей практике был такой случай, - говорит патентный поверенный Нина Русакова, " Бюро ПЛИС" (экспертиза). - Казахстанская компания ТОО "Салан" производила майонез Olive. Форма баночки и дизайн этикетки (изобразительные элементы и их расположение, шрифты, цвета) были скопированы с Сalve голландской компании Unilever N.V. Расчет на то, чтобы потребитель спутал продукт, не вызывал сомнений. Здесь имеет место сходство до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком и введение в заблуждение потребителя. Характерна абсолютная уверенность компании в безнаказанности. Руководители ТОО "Салан" игнорировали наши обращения, от разговора с нами всячески уклонялись. В телефонном разговоре один из представителей компании вообще сказал: "Ну и что - все так делают". Мы вынуждены были обратиться в Антимонопольный комитет.

Предписание Антимонопольного комитета ТОО "Салан" проигнорировало. Лишь после решения суда компания прекратила выпуск продукции в упаковке и с этикетками, сходными с Сalve.

Сходство до степени смешения может быть не только по визуальному восприятию, но и по словесному обозначению. Так, ТОО "Винзавод "Семиречье" доказывало права на интеллектуальную собственность в отношении торговых знаков "Ромео" и "Джульетта" сначала перед ТОО "Салтанат", позже перед ТОО "Фирма "Лия". Отметим, что и те, и другие на своих этикетках объединяли "влюбленных".

ТОО "Салтанат" после вынесения решения суда прекратила выпуск вин под этими названиями. Завод "Семиречье" подписал с фирмой "Лия" мировое соглашение, согласно которому последней была предоставлена возможность реализовать изготовленный объем продукции при условии прекращения дальнейшего производства данной марки. Однако, по словам директора по маркетингу и сбыту ТОО "Винзавод "Семиречье" Ларисы Чекрановой, дата на контрэтикетке вина "Ромео и Джульетта", которое по истечении полугода продолжало поступать в розницу, свидетельствовала о нарушении обязательств (что представители фирмы "Лия" отрицали).

- В мировом соглашении было указано наше право реализовать определенное документом количество продукции под спорными марками. И мы этот объем реализовали, дополнительно произведя недостающий объем, - утверждает юрист ТОО "Фирма "Лия" Азамат Мухамеджанов. - Вообще же, у нашей компании однозначно не было злого намерения копировать чей-либо товарный знак. И мы не считаем, что имеет место копирование.

"В связи с тем, что мировое соглашение имеет силу судебного решения (а в соответствии с действующим казахстанским законодательством, если предмет спора подлежал рассмотрению в суде и по нему было вынесено решение, то повторно по этому же предмету иск рассмотрению не подлежит), мы предъявили иск к торговой компании "Влади", которая является эксклюзивным дистрибьютором ТОО "Фирма "Лия", - комментирует ситуацию начальник юридического отдела винзавода " Семиречье" Вероника Чепик.

На этот раз требования фирмы "Семиречье" были жестче, они настояли на том, чтобы продукция изымалась из мест реализации, а этикетки "Ромео и Джульетта" уничтожались. 12 апреля 2004 года начато исполнение судебного решения.

Завод "Семиречье" тоже однажды столкнулся с такой проблемой. Оказалось, что торговая марка, под которой завод начал выпуск продукции, уже была зарегистрирована другой компанией. "Именно поэтому перед тем, как делать дизайн этикетки, мы теперь обращаемся в РГП "Казпатент" для проведения патентного поиска на наличие идентичного и аналогичного товарного знака. Кроме того, мы обязательно исследуем товарные знаки, наличествующие в ассортименте наших конкурентов", - говорит г-жа Чекранова.

- Все, что касается товарных знаков, промышленных образцов и интеллектуальной собственности в целом, имеет в Казахста не субъективный характер, - говорит г-н Мухамеджанов. - До сих пор не определены четкие критерии, рекомендательные разработки. Надеемся, что ситуация изменится и наша законодательная база не только в данной сфере будет гармонизирована с международной, о чем недавно заявил премьер-министр страны. Жизнь опережает законы, которые в силу морального устаревания не позволяют регулировать правоотношения в конкретных ситуациях. После этого опыта перед регистрацией товарного знака в "Казпатенте" наши юристы тщательно рассматривают его на предмет совпадения.

Казахстанские товарные знаки стали объектом для клонирования и в соседних странах. Кыргызский завод Arvin Сокулук под контролем и по разрешению компании "Русский медведь" начал выпуск водки "Русский медведь" по аналогу товарного знака "Медведь", принадлежащего павлодарскому заводу ТОО "Урсус". Директор ТОО "Национальные брэнды" Ренат Мухамедшин говорит, что в данном случае имеет место копирование всего брэнда на 99%: "Схожи до степени смешения и дизайн, и форма оригинальной бутылки. Представители кыргызской компании не предполагали, что казахстанцы предъявят свои претензии. На сегодняшний день дело рассматривает "Кыргызпатент". Если решение нас не удовлетворит, то мы для защиты своего клиента обратимся посредством РГП "Казпатент" в секретариат ВТО, членом которого является Кыргызстан".

Цена защиты интеллектуальной собственности

Защищены от посягательств недобросовестных предпринимателей лишь общеизвестные товарные знаки. При условии, если торговая марка признана таковой и зарегистрирована в Казахстане, другие компании автоматически получат отказ в регистрации под знаком тождественным или схожим до степени смешения. И некорреспондированность классов уже не в счет.

Но это, к сожалению, не означает решения проблемы. Понятие "общеизвестный товарный знак" носит территориальный характер. На сегодняшний день реестр общеизвестных знаков в Казахстане содержит нулевое количество компаний, хотя положение о его создании появилось два года назад.

По словам директора "Бюро ПЛИС" Владимира Ляджина: "У нас одним из требований для признания товарного знака общеизвестным, согласно положению, является опрос потребителей, который осуществляет независимая компания. Между тем в большинстве стран опрос не является обязательным, и решения принимают уполномоченные органы на основании различных доказательств общеизвестности, ни одно из которых заранее не предопределяет решение. Есть и другие различия в разных странах. В частности, признание общеизвестности в одних странах прекращает другие регистрации только для товаров и услуг того класса, где признана общеизвестность, а в других странах (в том числе и Казахстане) - для любых товаров и услуг.

На запрос "Эксперта Казахстан" относительно механизмов признания товарного знака общеизвестным Комитет по правам интеллектуальной собственности Минюста ответил, что общеизвестным является товарный знак, признанный таковым "в силу международных соглашений, участником которых является Казахстан, решением компетентного органа (комитета. - Прим. "Эксперт-Казахстан") или суда, основанном на доказательствах заинтересованных лиц... Заявка подается в комитет владельцем товарного знака, претендующего на общеизвестность, или его представителем... Сведения, подтверждающие общеизвестность, должны содержать результаты опроса потребителей, который проводится на территории РК специализированной независимой организацией и должен охватить не менее 6 крупных населенных пунктов республики..." по 500 человек в каждом городе.

На вопрос по объемам затрат на данную процедуру в письме содержится ответ, что "комитетом разработаны тарифы, которые в настоящее время находятся на стадии утверждения". К сожалению, заместитель председателя данного ведомства Азамат Амиргалиев не смог уточнить разработанные тарифы. По его словам, на сегодняшний день ни одна казахстанская компания не подавала заявку на признание общеизвестности, "видимо, по причине высокой стоимости опросов".

Однако вряд ли это может являться причиной, так как исследования маркетинговых компаний (а они, по словам г-на Амиргалиева, могут быть основанием), безусловно, недешевы, но вполне по карману крупному производителю. Доказательство тому - наличие заказов у маркетинговых компаний, а их в Казахстане не менее семи.

- В Законе "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" есть две группы оснований для отказа в регистрации - абсолютные и относительные. Относительные затрагивают права третьих лиц, - поясняет г-н Ляджин. - К абсолютным относятся нормы, не допускающие регистрации товарных знаков, не обладающих различительной способностью, способных ввести в заблуждение относительно товара, его производителя и места производства, в том числе географических указаний. Но орган экспертизы у нас применяет данную норму в основном в отношении географических указаний, не беря на себя смелость оценить способность ввести в заблуждение потребителя при регистрации знаков, сходных со знаками известных производителей, если они не зарегистрированы в Казахстане.

По мнению г-жи Русаковой, в законодательстве Казахстана существуют нормы, позволяющие оспорить в судебном порядке любое решение, любую регистрацию, если они получены со злоупотреблением правом. Формально право зарегистрировать товарный знак есть, но фактически речь в этих случаях идет о паразитировании на репутации другого известного производителя. Если в суде эта совершенно конкретная цель будет доказана, суд может отменить регистрацию.

- Мне неизвестен ни один случай, чтобы суд рассматривал дело по иску о злоупотреблении правом именно при регистрации объекта интеллектуальной собственности, - продолжает глава "Бюро ПЛИС". - В России, например, тоже не всегда однозначно решаются эти споры. Например, в Казахстане охраняются фирменные наименования и товарные знаки, но случаи столкновений фирменного наименования и товарного знака не всегда урегулированы законодательством, и необходимо предпринять усилия для решения этих споров в суде.

Где нас нет, тоже нехорошо

- Например, в Штатах существует специальный закон о "размывании" товарного знака, который запрещает регистрацию иными заявителями тождественных или сходных товарных знаков, если правообладатель товарного знака считает, что его права ущемлены. Причем запрет распространяется даже на неконкурирующие товары. Это, в частности, еще один из механизмов охраны, кроме признания товарного знака общеизвестным, - говорит г-н Ляджин.

В мировой практике случаи плагиата тоже не единичны. Ни одно государство не может похвастать тем, что его законы полностью защищают торговые знаки производителей от посягательств других компаний. Даже при условии наличия жесткого законодательства (как в Китае), существует проблема механизмов, осуществляющих исполнение законов. Национальные и международные организации, в частности, Международная ассоциация по товарным знакам (INTA), выпускают бюллетени и обзоры, в которых публикуются случаи нарушения прав интеллектуальной собственности с различными результатами разбирательств в разных странах.

К примеру, известная компания La Chemise Lacoste приняла решение войти на рынок Китая. Однако китайская компания уже успела зарегистрировать на свое имя товарный знак в виде крокодильчика, скопированного у французской компании, но смотрящего в противоположную от оригинала сторону. Французская компания не сумела доказать право на свой же товарный знак, и теперь она не имеет права использовать его в Китае. Кстати, в Казахстане La Chemise Lacoste (их интересы в Казахстане представляет "Бюро ПЛИС") смогла на основании своей более ранней регистрации аннулировать регистрацию товарного знака сингапурской компании Crocodile International Pte Ltd, которая тоже повернула крокодила в другую сторону.

По мнению г-на Мухамедшина, кивать на Запад, что, мол, и там не все в порядке, неверно. "Все же в развитых странах производители более защищены от плагиатчиков, которые напуганы многомиллионными штрафами. У нас проблема не только в слабости нормативно-правовой базы, но и в отсутствии действенных жестких механизмов для реализации даже имеющегося законодательства".

Конвенции - не панацея

Директор бюро " ПЛИС" Владимир Ляджин.

- Может ли сегодня какая-либо казахстанская компания зарегистрировать в классах товаров и услуг, не касающихся продуктов питания, к примеру, торговую марку McDonald's?

- Да. Юридически это не является нарушением Закона "О товарных знаках...", если эти классы товаров и услуг не корреспондируют, то есть не могут быть связаны между собой.

- Известно, что компания McDonald's планирует начать выпуск товаров для детей в четырех категориях. Получается, что если такие более ранние регистрации будут иметь место в нашей стране, а McDonald's придет на казахстанский рынок с данной продукцией позже, она окажется нарушителем прав владельцев товарных знаков и не сможет зарегистрировать свой знак для этих товаров?

- Совершенно верно. Не исключено, что в такой ситуации компания-владелец товарного знака просто предложит выкупить у них права на товарный знак. В других странах, в частности в России, такие методы переросли из единичных в целую сферу бизнеса. Наши рынки открываются для мировых компаний, что понимают предприниматели, делающие деньги на товарных знаках, даже не производя продукцию. Так как в Казахстане, как и в любой стране, есть требование использовать товарный знак, а виды использования разные, то достаточно предъявить доказательство, например, в виде рекламы продукции под этим товарным знаком, чтобы избежать аннулирования регистрации товарного знака за неиспользование. Кстати, в США торговый знак регистрируют только при условии начатого использования, а под использованием, как правило, понимается использование на товарах.

- В преддверии вступления в ВТО Казахстан должен обеспечивать соблюдение международных конвенций, защищающих интеллектуальную собственность.

- Безусловно. Казахстан еще в 1993 году объявил о присоединении к Парижской конвенции по охране интеллектуальной собственности, конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), Договору о патентной кооперации (PCT) и Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков. Но для полномасштабного действия этих документов на территории страны необходима ратификация. Однако на сегодняшний день ни одно из этих соглашений не ратифицировано. А ведь только некоторые нормы в подписанных документах требуют прямого действия, а некоторые требуют введения в национальное законодательство. Относительно ВТО члены всемирной торговой организации обязаны включать в национальное законодательство нормы, охраняющие интеллектуальную собственность, в частности нормы соглашения TRIPS (Соглашения о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность).

- Означает ли это, что крупные компании смогут вздохнуть спокойно, будучи уверенными, что их торговые марки защищены?

- Вопрос общеизвестности TRIPS не регулирует. И потом в мире есть разные подходы к решению проблем в сфере интеллектуальной собственности, что отражено в национальных законодательствах. Международные договоры устанавливают только принципы международной системы охраны интеллектуальной собственности, при этом эффективность охраны в каждой стране имеет свои особенности и определяется нормативно-правовым полем этой страны.

Сауле Амирбекова
29.04.2004  Журнал Эксперт