ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕКЛАМЕ

2016-12-08 18:22:33 9460

Использование в рекламной индустрии интеллектуальной собственности — явление вполне обыденное, в некоторой степени даже неизбежное. В рекламе чаще всего используются объекты авторских и смежных прав, средства индивидуализации. Использование в рекламной индустрии патентных прав также возможно (например, когда рекламодатель сообщает о том, что его продукция произведена с использованием того или иного патента или когда рекламный носитель охраняется патентом в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца).

В настоящей статье будут исследованы вопросы, посвященные квалификации рекламы как объекта интеллектуальной собственности, порядку использования в рекламе объектов интеллектуальной собственности, а также вопросы договорного оформления использования интеллектуальных прав в рекламе.

Реклама как объект интеллектуальной собственности

Реклама как объект авторских и смежных прав. Реклама может являться объектом интеллектуальных прав, например, объектом авторских или смежных прав. Так, первый российский рекламный закон в ст. 4 содержал положение о том, что реклама может полностью или частично являться объектом авторских и/или смежных прав. В этом случае авторские и смежные права подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В действующем Законе о рекламе подобное положение отсутствует, но это не представляется существенным недостатком, поскольку к такому выводу можно прийти при анализе положений части IV Гражданского кодекса.

Соответственно, возникает вопрос, при каких обстоятельствах реклама будет признаваться, например, объектом авторских прав?

Сложность данного вопроса заключается в том, что под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

То есть реклама - это, прежде всего, информация, а в соответствии с п. 4 ч. 6 ст. 1259 ГК РФ сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер, не являются объектами авторских прав.

Между тем, рекламная информация может распространяться любым способом и в любой форме, соответственно, при анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ таковым является только тот результат, который создан творческим трудом.

При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности считаются созданными творческим трудом. Отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права[1].

Таким образом, если рекламе будет придана творческая форма, которая позволит квалифицировать ее в качестве полноценного произведения, т.е. если рекламное сообщение выполнено в стихотворной форме, сопровождается музыкой или выражено в форме графического произведения, то оно будет признано объектом авторского права. При этом, как указывалось выше, наличие творческого труда в создании рекламы презюмируется.

В случае, если реклама содержит лишь сообщение о факте (начало распродажи, открытие магазина и т.д.), то она не может признаваться объектом авторского права.

Вышеописанная ситуация касается случаев, когда реклама создается «с нуля». Однако, как известно, в рекламе зачастую используются ранее созданные результаты интеллектуальной деятельности.

При таких обстоятельствах реклама также признается результатом интеллектуальной деятельности, поскольку как следует из ч. 2 ст. 1229 ГК РФ к объектам авторских прав относятся:

1) производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения;

2) составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Таким образом, в результате использования в рекламе ранее созданного объекта авторского права может быть создано переработанное произведение. Так, в случае изменения текста песни путем упоминания в нем объекта рекламы, данная реклама будет являться переработкой песни, а в случае, если в рекламе в качестве подложки для озвучивания рекламного текста будет использована известная музыка без изменения, то имеет место создание составного произведения.

Реклама как объект патентных прав. Как указывалось, выше, реклама - это информация, которая может распространяться с использованием любых средств, в т.ч. технических. Так, оригинальная рекламная конструкция или иной рекламный носитель могут быть зарегистрированы как изобретение, полезная модель или промышленный образец.

Летом 2007 года в центре Окленда был размещен огромный билборд с сообщением: «Это послание самоуничтожится через», внизу которого были вмонтированы электронные часы, ведущие обратные отсчет времени. Как только часы показали 00 часов 00 минут до взрыва, рекламный щит взорвался. За взрывом можно было наблюдать как в реальности, так и в сети Интернет на официальном сайте курьерской компании Deadline Couriers. Таким оригинальным способом компания пыталась донести до потребителя свое главное кредо: выполнение принятых на себя обязательств по доставке точно в срок. Известный производитель фастфуда компания McDonald's рекламировала себя с помощью рекламной конструкции, выполненной в форме гигантского яйца, которое раскрывалось с первыми лучами солнца, анонсируя завтраки в сети.

Правовая охрана рекламного слогана. Практический интерес представляет и вопрос, касающийся правовой охраны отдельных рекламных элементов, например, рекламного слогана. Действующее законодательство не содержит легального определения данного понятия.

В маркетинге под рекламным слоганом принято понимать ключевую лаконичную фразу, характеризующую рекламируемый продукт, отражающую основные положительные свойства объекта рекламы, служащей для привлечения внимания к нему на соответствующем рынке сбыта[2].

Рекламный слоган, если его можно квалифицировать как результат творческого труда, может охраняться как объект авторского права. Примером реализации данного способа защиты выступает Постановление ФАС Московского округа от 19 января 2010 г. N КГ-А41/13081-09 по делу N А41-11030/09, в котором суд признал, что рекламный слоган «В подарок Вашему иммунитету» является самостоятельным объектом авторского права.

Кроме того, незаконное использование слогана может быть также пресечено в рамках Закона о защите конкуренции, который в ст. 14.6 запрещает недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения.

Так, в одном из дел, рассмотренных УФАС по г. Санкт-Петербургу, антимонопольный орган признал актом недобросовестной конкуренции использование слогана «Спокойствие. Только спокойствие», применяемого с августа 2010 года для продвижения на рынке лекарственного средства «Валемедин», конкурирующего хозяйствующего субъекта[3].

Также эффективным способом защиты рекламного слогана будет являться его регистрация в качестве словесного товарного знака. В результате, слоган получает правовую защиту в соответствии со ст. 1484 ГК РФ, а ответственность за его незаконное использование предусмотрена ст. 1515 ГК РФ.

Товарные знаки в рекламе. Вопрос использования в рекламе товарных знаков, особенно чужих, требует отдельного освещения. Прежде всего, необходимо понимать, что по смыслу ст. 1477, 1481 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товара, являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства. К действиям по осуществлению исключительного права на товарный знак относится в том числе размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (ст. 1494 ГК РФ). По общему правилу, установленному ст. 1229 ГК РФ, использование товарного знака без согласия правообладателя не допускается.

Нарушением данной нормы будут являться действия, в результате которых рекламодатель будет использовать чужой товарный знак для индивидуализации собственных товаров или услуг без согласия правообладателя, создавая впечатление у потребителя, что он является производителем товара под данным товарным знаком, соответственно, отсутствие факта использования товарного знака для индивидуализации своих товаров и услуг означает, что отсутствует и нарушение исключительного права.[4]

Не будет нарушением исключительного права на товарный знак и его упоминание в общеупотребительном смысле. Как было установлено в ходе одного из дел, в 2014 году на телеканалах России начала транслироваться аудиовизуальная реклама сети ресторанов быстрого питания «KFC», в звуковом ряде которой было использовано словосочетание «Палочки оближешь». Правообладатель товарного знака «Палочки оближешь» обратился в суд с иском к ресторану. Суды, отказывая в удовлетворении иска, указали на то, что само по себе упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака[5].

Однако российские компании часто используют чужие товарные знаки в своей рекламе, например, автосервисы часто в рекламе своей деятельности используют товарные знаки автопроизводителей, в отношении которых они готовы провести сервисное или ремонтное обслуживание. Безусловно, не всем автопроизводителям нравится подобное бесконтрольное использование их брендов, что порой перетекает в судебные споры.

Соответственно, на практике возникает вопрос, возможна ли ситуация, когда в рекламе допускается использование чужого товарного знака без согласия правообладателя?

В некоторых зарубежных правопорядках несанкционированное размещение чужого товарного знака в рекламе напрямую квалифицируется как правонарушение. Например, соответствующую норму содержит Закон США о товарных знаках 1946 года, Закон Великобритании о товарных знаках 1994 года. В английской судебной практике и доктрине нашел отражение запрет на несанкционированное использование чужого товарного знака, в том числе фонетически сходного словесного обозначения в рекламе на радио, как способного ввести в заблуждение потребителя.

Президиум ВАС РФ, рассмотрев одно из таких дел, сформировал правовую позицию, согласно которой в рекламе собственной деятельности рекламодателя допускается использование чужих товарных знаков, если при этом данная реклама не приводит к смешению деятельности рекламодателя и правообладателя товарного знака[6].

Данную позицию ВАС РФ закрепил в п. 32 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе».

Однако в судебной практике встречаются и иные подходы. Одним из таких примеров является дело иску Компании «LOUIS VUITTON MALLETIER» к открытому акционерному обществу «Нидан Соки» о прекращении нарушения исключительных прав истца на изобразительный товарный знак в виде стилизованных цветков.

Как указывал истец, ответчик в своем рекламном ролике «Встреча» сока «Сокос» использовал товарный знак, принадлежащий истцу: по ходу рекламного ролика в кадре появлялись сумки и чемоданы, маркированные изображениями стилизованных цветков, которые сходны до степени смешения с изобразительным товарным знаком, принадлежащим истцу. Суды удовлетворили требования истца.

Однако данный подход суда представляется необоснованным, поскольку не любое размещение товарного знака в рекламе может считаться его использованием, по смыслу ст. 1484 ГК РФ.

Поскольку ключевое назначение товарного знака — это индивидуализация товара (услуги), то товарный знак, размещенный в рекламе, может считаться использованным, если его размещение направлено на индивидуализацию объекта рекламы.

Соответственно, любое косвенное размещение в рекламе чужого товарного знака не требует согласия правообладателя, поскольку данный товарный знак не может считаться использованным. Так, если в рекламе в качестве реквизита или иного технического и (или) творческого оснащения используются товары, на которых размещены товарные знаки, и данные товары правомерно введены в гражданский оборот непосредственно правообладателем или иными лицами с его согласия, то их использование не может считаться нарушением исключительных прав правообладателя товарного знака в силу ст. 1487 ГК РФ.

Но при этом стоит отметить, что на прецедент, описанный выше, можно взглянуть с другой стороны, которая в некоторой степени может оправдать и разъяснить вышеописанное решение. Данная сторона сводится к иной функции товарного знака – рекламной.

Такая функция подразумевает сохранение различительной способности товарного знака и способности привлекать внимание к нему. Также рекламная функция товарного знака обуславливается созданием определенного образа и имиджа товарного знака в глазах потребителя, который впоследствии использует товарный знак для самовыражения, то есть в данном случае товарный знак не говорит о качестве или свойстве продукции, он сообщает о собственной репутации, с помощью которой потребитель может выразить себя. К примеру, потребитель, приобретающий часы Rolex, стремится сообщить о своем благосостоянии и социальном статусе.

Соответственно, показ товарного знака, например, в рекламе, таким образом, который не совместим с его имиджем, может привести к нарушению интересов и прав правообладателя.

Подобный случай был рассмотрен Судом ЕС по делу Dior vs. Evora BV. В данном деле претензии Dior сводились к тому, что ответчик, реализуя продукцию Dior, поместил данную продукцию в акционный товар, который продавался со значительными скидками, о чем ответчик сообщил в рекламе, однако такое использование продукции Dior несовместимо с имиджем продукции, вызывающей ассоциации с эксклюзивностью и роскошью.

Исследуя данный вопрос, суды указали, что по общему правилу при передаче товара для его дальнейшей коммерциализации исключительное право на товарный знак исчерпывается, но при этом, исходя из обстоятельств конкретного дела, может вести к нарушению, если использование товарного знака наносит существенный ущерб репутации правообладателя.

Представляется, что в деле Louis Vuitton, суд руководствовался именно такой логикой, поскольку в данном рекламном ролике обладательница чемоданов Louis Vuitton представлялась в негативном свете (самовлюбленная, вспыльчивая, экзальтированная), то есть подобное представление бренда Louis Vuitton могло нанести вред деловой репутации правообладателя, поскольку он формировал негативный имидж целевой аудитории данного бренда.

Аналогичную позицию, но в отношении объекта авторского права – персонажа, высказал в одном из недавних дел Суд по интеллектуальным правам. Так компания Карт Бланш Гритингс Лимитед обратилась иском о взыскании с ООО "Далан-Строй" компенсации в размере 300 000 рублей за нарушение исключительного права на персонажа "медвежонок "Tatty Teddy". Иск был мотивирован тем, что что в сети Интернет на сайте "www.novieveshki.ru", администратором которого является ответчик, размещен видеоролик "Выбор, который изменит вашу жизнь. Узнайте, почему жители поселка выбрали Новые Вешки", предлагающий посетителям сайта приобрести жилые строения в поселке Новые Вешки, содержащий изображение ребенка, одетого в футболку с размещенным на ней персонажем.

Суд удовлетворил исковое заявление, указав, что в данном случае без согласия правообладателя был использован персонаж (п. 7 ст. 1259 ГК РФ), то есть, несмотря на то, что данная майка с персонажем никак не индивидуализировала объект рекламы, а была обычным реквизитом, суд все-таки усмотрел нарушение[7].

Следуя логике суда, можно предположить, что если в рекламе появится актер, у которого будет татуировка Волка из «Ну, погоди», которую он сделал по глупости, то в таком случае также будет иметь месть нарушение исключительного права на персонаж.

В ряде дел суды также пришли к выводу о том, что если чужой товарный знак в рекламе не направлен на индивидуализацию объекта рекламы, а лишь упоминается в информационных целях, то нарушение отсутствует[8].

Таким образом, в настоящее время судебная практика сформировала правовую позицию, позволяющую размещать в собственной рекламе чужие товарные знаки, при условии, что такое размещение не направлено на индивидуализацию объекта рекламы и их наличие не способно вызвать у потребителя ассоциацию о связанности объекта рекламы с правообладателем размещенного товарного знака. Фактически в данном случае идет речь о размещении чужого товарного знака в информационных целях, не связанной с индивидуализацией деятельности рекламодателя, так не требуется согласия правообладателя товарного знака социальной сети, если этот товарный знак используется рекламодателем для информирования потребителя об адресе официальной группы рекламодателя в социальной сети. Также не будет нарушением исключительного права на товарный знак ситуация при которой, рекламодатель, проводя стимулирующее мероприятие, в рекламе данного мероприятия будет демонстрировать товарные знаки, индивидуализирующие призы, которые будут вручаться победителям, поскольку в данном случае рекламодатель не выдает себя за производителя данных призов, он лишь информирует потребителя о том какой приз он может получить, участвуя в конкурсе.

Кроме того, если рекламодатель будет указывать на то, что его товар используют те или иные производители, с помощью размещения их товарных знаков в собственной рекламе, то такая реклама должна быть квалифицирована как недостоверная на основании п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе (как реклама, содержащая недостоверные сведения об исключительных правах).

Ответственность за незаконное использование интеллектуальной собственности в рекламе.

Вопрос ответственности за нарушение интеллектуальных прав в рекламе является одним из самых актуальных. В рамках данного вопроса будут исследованы аспекты административной и гражданской ответственности.

Обсуждая вопрос административной ответственности, необходимо исходить из того, что долгое время антимонопольные органы квалифицировали незаконное использование интеллектуальных прав в рекламе по ч. 11 ст. 5 Закона о рекламе, согласно которой при производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, в том числе требования гражданского законодательства.

Ссылаясь на данную статью, антимонопольные органы, а вслед за ними и суды делали вывод о том, что если в рекламе используется результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, то такое использование нарушает ч. 11 ст. 5 Закона о рекламе.

В одном из дел суд кассационной инстанции указал следующее. В ходе проверки по факту размещения рекламной информации на знаках дорожного движения в г. Липецке УФАС установлено, что общество распространяет информацию об универсаме экономического класса «Корзинка» с изображением «бренда» в виде бегемота на опоре знаков дорожного движения (на одной опоре вместе с ним) со стрелкой, указывающей маршрут проезда. Слово «Корзинка» является зарегистрированным товарным знаком.

Таким образом, суд пришел к обоснованному выводу, о том, что распространяемая Обществом информация об универсаме экономического класса «Корзинка» на опорах дорожных знаков индивидуального проектирования с изображением «бренда» в виде бегемота является рекламой, в связи с чем в силу ч. 11 ст. 5 Закона о рекламе при ее производстве, размещении и распространении должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, в том числе требования законодательства о государственном языке Российской Федерации, законодательства об авторском праве и смежных правах[9].

В мае 2015 года ФАС РФ сделал попытку разобраться с данной ситуацией. В п. 3 Письма ФАС России от 28.05.2015 N АД/26584/15 указано, что норма ч. 11 ст. 5 Закона о Рекламе является отсылочной к общим положениям законодательства Российской Федерации, за нарушение данной нормы в статье 38 Закона о рекламе не предусмотрен субъект ответственности, соответственно, возбуждение дела по признакам нарушения законодательства о рекламе по факту нарушения ч. 11 ст. 5 Закона о рекламе не предполагается.

Между тем, необходимо учитывать, что Закон о рекламе является частью конкурентного права и в соответствии с п. 4 ч.2 ст. 5 Закона о рекламе запрещается реклама, которая является актом недобросовестной конкуренции. Закон о защите конкуренции[10] в ст. 14.5 запрещает недобросовестную конкуренцию путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту.

При этом в одном из недавних дел Верховный суд разъяснил, что продвижение товара, его реклама являются неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот[11].

Таким образом, незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности в рекламе может являться актом недобросовестной конкуренции.

Стоит отметить, что в практике некоторых территориальных УФАС встречаются решения, где незаконное использование интеллектуальной собственности в рекламе признается актом недобросовестной конкуренции, например, в деле А63-8204/2015 от 16.09.2015 г. В данном деле УФАС рассматривал рекламу проекта «Школа Маленьких Поварят» с незаконным использованием изображений героев мультфильма «Мадагаскар». По признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе антимонопольным органом было возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого ведомством принято решение о признании размещенной обществом рекламы ненадлежащей, распространенной с нарушением требований пункта 4 части 2 статьи 5 Закона о рекламе.

Рассматривая вопрос гражданской ответственности, необходимо сразу оговориться, что особых сложностей в части правового регулирования не имеется, это общие положения о защите интеллектуальных прав ст. 1250, 1252 ГК РФ. Основной вопрос касается определения субъекта ответственности за незаконное использование в рекламе объектов интеллектуальных прав.

Напомним, что в рекламных правоотношениях участвуют следующие субъекты:

  1. рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо;
  2. рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму;
  3. рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.

Если в отношении рекламодателя и рекламопроизводителя можно с уверенностью утверждать, что данные лица несут ответственность, поскольку они полноценно используют объекты интеллектуальных прав, то в отношении рекламораспространителя вопрос требует более детального изучения.

Как следует из п. 6.1. ст. 1252 ГК РФ, в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Данный вывод вытекает из буквального толкования указанной нормы.

Но такой подход не учитывает особенностей рекламных правоотношений. В одном из дел суд указал, что, исходя из определения понятий «реклама» и «рекламодатель», а также положений ст. 38 Закона о рекламе можно сделать вывод, что ответственность за нарушение авторских и смежных прав в случае их незаконного использования в рекламе несет рекламодатель как лицо, которое определило содержание рекламы и которому принадлежит рекламный макет[12].

Данный вывод представляется вполне логичным, поскольку рекламораспространитель при распространении рекламы выполняет исключительно техническую функцию, сводящуюся к доведению рекламной информации до потребителя. Рекламораспространитель не формирует содержание рекламы, т.е. фактически не использует объекты авторских и смежных прав.

Позиция об освобождении рекламораспространтеля от ответственности на практике может приводить к значительным злоупотреблениям, поскольку рекламораспространитель, понимая, что он не несет ответственности за нарушение интеллектуальных прав, будет способствовать распространению рекламы, нарушающей интеллектуальные права.

Но необходимо учитывать, что ст. 13 Закона о рекламе предусматривает обязанность рекламораспространителя проверять рекламную информация на предмет ее соответствия требованиям действующего законодательства.

Соответственно, на практике встречается иная позиция о возможности привлечения рекламораспространителя к ответственности за нарушение авторских и смежных прав.

Подобный подход был поддержан Судом по интеллектуальным правам в одном из дел[13]: он признал правомерным привлечение рекламораспространителя к ответственности за нарушение исключительного права, поскольку в материалах дела отсутствовали доказательства того, что предприниматель как профессиональный участник предпринимательской деятельности, учредитель и издатель печатного издания в течение длительного периода времени - трех лет, действуя при той степени осмотрительности, которые от него требовали обычаи делового оборота, был лишен возможности потребовать от рекламодателя в соответствии со ст. 13 Закона о рекламе предоставить документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям гражданского законодательства, в том числе запросить документы, подтверждающие право на изображение.

Здесь нужно сделать важное замечание, что у Суда по интеллектуальным правам есть по данному вопросу еще и противоположенная позиция, согласно которой истец, требуя возложить ответственность за использование принадлежащего ему товарного знака на рекламораспространителя, должен предоставить доказательства вины этого лица в незаконном размещении в рекламном объявлении обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца[14].

Также данная позиция обосновывается абсолютным характером исключительного права, находя широкое применение в практике Мосгорсуда. Так в Апелляционном определении Мосгорсуда от 26 марта 2013 г. по делу N 11-9179 указано, что рекламораспространитель, принимая на себя обязательства по размещению рекламы, в которой незаконно использовано авторское произведение без согласия автора, фактически использует произведение.

В другом деле по иску к ФГУП «ВГТРК» о взыскании компенсации за нарушение авторских прав в связи с незаконным использованием музыкального произведения при размещении рекламного материала на телеканалах ответчика Мосгорсуд, удовлетворяя исковые требования, указал в Апелляционном определении от 16 января 2013 г. по делу N 11-59, что спорные правоотношения возникли в связи с заявленным истцом нарушением авторского права, а не законодательства о рекламе, и в силу ст. 1252, 1301 ГК РФ требование о выплате компенсации за нарушение авторского права предъявляется к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право, в связи с чем наличие или отсутствие у ФГУП «ВГТРК» статуса рекламодателя или производителя рекламы существенного правового значения для правильного разрешения спора не имеет.

Таким образом, господствующая судебная практика исходит из того, что рекламораспроранитель несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в рекламе.

Оформление договоров на создание и использование интеллектуальной собственности в рекламе.

Заключая договор на создание рекламного материла, который будет являться объектом авторских или смежных прав непосредственно с автором, т.е. физическим лицом, творческим трудом, которого будет создана реклама (ст. 1257 ГК РФ), необходимо учитывать, что такой договор будет являться договором авторского заказа, его правовое регулирование осуществляется ст. 1288 ГК РФ.

В соответствии с данным договором одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме.

Основной вопрос, который должны решить автор и заказчик при заключении договора, — это определение судьбы исключительного права на рекламный ролик. По общему правилу исключительное право сохраняется за автором, однако п. 2 ст. 1288 ГК РФ говорит о том, что договором может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на созданный результат.

При этом договор авторского заказа может быть безвозмездным, данная безвозмездность касается как процесса создания, так и отчуждения исключительного права на созданный результат (п. 1 ст. 1288 ГК РФ).

Договор на создание рекламного материла с рекламным агентством или продакшен-студией регулируется ст. 1296 ГК РФ. Данной статьей установлено, что по общему правилу исключительное право на полученный результат принадлежит заказчику, однако на практике встречаются случаи, когда продакшен-студии оставляют исключительное право за собой, увеличивая тем самым цену договора за счет предоставления лицензии на созданный результат.

Во избежание таких ситуаций представляется разумным использование механизма, предусмотренного ч. 3 ст. 1296 ГК РФ, в соответствии с которой в случае, если исключительное право на произведение принадлежит подрядчику (исполнителю), заказчик вправе использовать такое произведение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

То есть, заключая подобные договоры, заказчик должен особо оговорить, что предметом договора является создание рекламного материала, предназначенного для размещения на различных каналах коммуникации. Подобное уточнение позволит заказчику получить возможность безвозмездного использования результата интеллектуальной деятельности.

Рассматривая вопрос о договорах на создание рекламы в виде производного и составного произведения, помимо всего вышеуказанного необходимо учитывать ситуации, когда при создании рекламы используются одно или несколько произведений, исключительные права на которые принадлежат разным лицам.

Закон о рекламе допускает использование в рекламе объектов исключительных прав, в том числе объектов авторского права, однако в этом случае рекламопроизводитель должен в соответствии со ст. 1229 ГК РФ получить согласие авторов или иных правообладателей таких произведений.

Такое согласие должно включать разрешение на использование произведений при создании рекламы и её распространении. Оно может быть оформлено как в виде лицензионного договора, так и в форме одностороннего согласия.

Также целесообразно включение в договор между рекламодателем и рекламопроизводителем условия о гарантировании рекламопроизводителем урегулирования всех вопросов об исключительных и личных неимущественных правах на произведения, используемые в рекламе со всеми третьими лицами, и об ответственности за неисполнение обязанности по урегулированию таких вопросов, в том числе о возмещении убытков, возникших вследствие нарушения такой обязанности[15].

Подобное условие можно квалифицировать как заверение об обстоятельствах. Так, в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

[1] п. 28 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 6, июнь, 2009.

[2] Коробко К.И., Белозерова К.А. Защита рекламного слогана как объекта авторского права // Юрист. 2015. N 7. С. 38 - 42.

[3] Решение УФАС по г. Санкт-Петербургу от 11.12.2013 № 05/18781;

[4] Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 № 10852/09;

[5] Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016 г. по делу № А40-47872/2015

[6] Постановление Президиума ВАС РФ от 06.04.2004 по делу № А76-9599/02-46-442/33-94

[7] Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2016 г. № С01-619/2016 по делу N А40-137964/2015

[8] Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 N 10852/09 по делу № А45-15761/2008-8/270; Постановление 9 ААС № 09АП-10763/2011-ГК от 8.06.2011 по делу №А40-118198/10-143-1016; Постановление СИП от 11 апреля 2016 г. № С01-191/2016 по делу N А40-47872/2015.

[9] Постановление ФАС Центрального округа от 20.12.2007 по делу N А36-1212/2007;

[10] Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» // "Российская газета", N 162, 27.07.2006;

[11] Определение Верховного Суда РФ от 09.12.2015 по делу N 304-КГ15-8874, А67-4453/2014

[12] Постановлениях ФАС Западно-Сибирского округа от 15.01.2010 по делу N А45-4604/2009, от 22.12.2009 по делу N А45-4077/2009

[13] Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2015 N С01-739/2015 по делу N А34-7366/2014

[14] Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2015 N С01-975/2015 по делу N А09-11804/2014;

[15] Правовые проблемы использования объектов интеллектуальной собственности в рекламе, Карпычев М.В., Хужин А.М. // «Реклама и право», 2005, N 2.