Юрист по интеллектуальной собственности: кто это и когда бизнесу без него не обойтись

Компания пять лет продаёт товар под своим названием и вдруг получает претензию. Оказывается, это обозначение зарегистрировано как товарный знак за другим лицом. От компании требуют убрать товар с полок и выплатить компенсацию. Юрист по договорам, скорее всего, посоветует договориться. Специалист по интеллектуальным правам сначала проверит, законно ли оппонент получил знак.

Юрист по интеллектуальной собственности — это специалист, который оформляет, защищает и оспаривает права на товарные знаки, изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Он работает с Роспатентом, Палатой по патентным спорам, Судом по интеллектуальным правам (СИП) и ФАС. Юрист общей практики в этих органах бывает редко.

Такой специалист нужен не «на всякий случай», а в конкретных ситуациях. Например, когда приходит претензия о нарушении патента, кто-то заявляет права на ваш бренд или конкурент требует сменить название. Ниже разберём, чем он занимается, где граница с юристом общей практики и во что обходится ошибка.

Чем занимается юрист по интеллектуальной собственности

Юрист по ИС выстраивает и защищает права компании на нематериальные активы: бренд, технические решения и дизайн продукта. Он подключается на трёх этапах: до регистрации, во время использования и в споре.

Типовые задачи такого юриста:

1. Проверка обозначения до запуска. Юрист ищет сходные зарегистрированные знаки и оценивает риск претензий. Он также подбирает классы МКТУ, то есть Международной классификации товаров и услуг, в которых нужно регистрировать знак.
2. Договоры. Он готовит лицензионные договоры, договоры отчуждения и соглашения о служебных изобретениях сотрудников. Без регистрации в Роспатенте предоставление права по лицензии на товарный знак считается несостоявшимся.
3. Споры в Роспатенте. Юрист подаёт возражения против регистрации чужого знака или выдачи патента, а также против отказа в регистрации вашего знака.
4. Суды. Он взыскивает компенсацию, добивается запрета на использование и прекращает охрану знака, который правообладатель не использует.
5. ФАС. Юрист защищает компанию от недобросовестной конкуренции, связанной с чужими брендами и обозначениями.

В этой работе действуют свои термины. Исключительное право — это право использовать объект и запрещать его использование другим. Товарный знак — это обозначение, которое отличает товары одной компании от товаров другой и охраняется после регистрации. Полезная модель — это техническое решение, относящееся к устройству. Для патента на неё достаточно новизны и промышленной применимости, изобретательский уровень не требуется.

Чем юрист по ИС отличается от юриста по договорам и патентного поверенного

Юрист по договорам проверяет условия сделки, а юрист по ИС оценивает сами права: действительны ли они, кому принадлежат и нарушены ли. Патентный поверенный ведёт заявки в Роспатенте, а юрист по ИС чаще отвечает за спор и стратегию защиты.

Юрист по ИС и патентный поверенный часто работают в паре. Поверенный регистрирует права, юрист защищает их и использует в споре.

Где рассматривают споры об интеллектуальной собственности

Споры об интеллектуальных правах распределены между Роспатентом, Судом по интеллектуальным правам, арбитражными судами и ФАС. От выбора органа зависят сроки, доказательства и сам результат, поэтому ошибка на старте может стоить всего дела.

Хотите получать больше материалов о защите брендов, патентов и спорах в Роспатенте и СИП? Подпишитесь на наш Telegram-канал.

Когда бизнесу без юриста по ИС не обойтись: три ситуации

Юрист по ИС нужен, когда на кону стоит право продолжать выпускать продукт или продавать товар под своим названием. Чаще всего это претензия патентного тролля, спор о праве на бренд и требование конкурента сменить обозначение.

Претензия от патентного тролля

Патентный тролль — это правообладатель, который не выпускает продукт, а получает патент ради претензий к компаниям, уже работающим на рынке. Чаще всего тролли используют[a] товарные знаки — их проще регистрировать и доказывать их использование.

Юрист по ИС проверяет претензию в три шага:

1. Подключает патентного поверенного и сравнивает продукт с формулой. Патент нарушен, только если продукт содержит каждый признак независимого пункта формулы. Если хотя бы одного признака нет, нарушения нет.[b]
2. С патентным поверенным по промышленной собственности ищет решение, известное до даты приоритета. [c]В ход идут базы российских и международных патентов.
3. Проверяет право преждепользования. Если компания добросовестно использовала решение до даты приоритета, она может продолжить использовать его без расширения объёма.[d]

Юрист общей практики часто видит только сумму претензии и предлагает заплатить, чтобы не судиться. В результате тролль получает деньги и приходит снова.

Спор о приоритете прав на бренд

Право на товарный знак получает тот, кто первым подал заявку в Роспатент, а не тот, кто раньше начал использовать название. Поэтому компания с многолетней историей может обнаружить, что её бренд принадлежит другому.

Ситуация не безнадёжна. Регистрацию можно оспорить, если знак вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя. Если действия правообладателя признают недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом, охрану знака можно аннулировать. А если владелец не использует знак три года, охрану можно досрочно прекратить.

Претензия конкурента за использование сходного обозначения

Сходство до степени смешения — это ситуация, когда потребитель может принять одно обозначение за другое или связать их с одним производителем. Именно этот критерий решает исход спора, а не мнение сторон.

Юрист по ИС сравнивает обозначения по звучанию, внешнему виду и смыслу. Затем он оценивает, однородны ли товары. После этого ищет встречные аргументы: использует ли конкурент свой знак и не возникло ли ваше фирменное наименование раньше даты приоритета его знака. Если возникло, это основание оспорить знак.

Чем рискует компания, если доверит ИС юристу общей практики

Главный риск — проиграть спор, который можно было выиграть, или заплатить по претензии, которую можно было отклонить. Юрист общей практики знает процесс, но не знает специальных инструментов защиты интеллектуальных прав.

1. Неверная оценка нарушения. Без анализа формулы патента или критериев сходства юрист может признать нарушение там, где его нет.
2. Признание в переписке. Ответ «уберём товар, приносим извинения» становится доказательством в суде.
3. Упущенные встречные инструменты. Аннулирование знака через Роспатент, прекращение охраны за неиспользование и право преждепользования требуют отдельных процедур. О них нужно думать с первого дня спора.
4. Ошибка в порядке. Например, для иска о прекращении охраны знака за неиспользование сначала направляют правообладателю предложение и ждут два месяца. Пропуск этапа откладывает дело.
5. Прямые потери. За нарушение прав на товарный знак суд может взыскать от 10 тысяч до 10 миллионов рублей или двукратную стоимость товаров. Контрафакт могут изъять и уничтожить, а затем придётся менять упаковку, вывески и карточки на маркетплейсах.
6. Слабые договоры. Если лицензию не зарегистрировали в Роспатенте, право по ней не не защищают от претензий третьих лиц

Юрист общей практики справляется с поставками, подрядом и взысканием долгов. Но спор об интеллектуальных правах ведут по другим правилам, и цена ошибки здесь выше.

Частые вопросы

Чем юрист по интеллектуальной собственности отличается от патентного поверенного?

Патентный поверенный аттестован Роспатентом и в основном регистрирует права: готовит заявки и ведёт переписку с экспертизой. Юрист по ИС защищает права в споре: в Палате по патентным спорам, СИП, арбитраже и ФАС. На практике они часто работают вместе.

Сколько стоят услуги юриста по ИС?

Цена зависит от задачи и инстанции. Например, у Екатерины Басмановой (BASMANOVA CONSULT, Москва) консультация по ИС стоит 5 000 руб. в час, первые 15 минут бесплатно. Оспаривание товарного знака в Палате по патентным спорам стоит от 120 000 руб., судебная защита исключительного права — от 150 000 руб. за инстанцию.

Сколько длится спор о товарном знаке?

Первая инстанция арбитражного спора длится ориентировочно около 9 месяцев. С апелляцией и кассацией срок может дойти до полутора лет. Спор в Палате по патентным спорам идёт отдельно и может проходить параллельно с судом.

Что делать, если пришла претензия о нарушении патента?

Не отвечайте сразу и не признавайте нарушение. Соберите документы: описание продукта, даты начала производства, старые каталоги и договоры. Покажите их юристу по ИС, чтобы он сравнил продукт с формулой патента и проверил, можно ли оспорить сам патент.

Можно ли защитить незарегистрированный бренд?

Можно, но сложнее, чем зарегистрированный. Если другой человек зарегистрировал ваше известное название, регистрацию оспаривают через Палату по патентным спорам, ФАС или суд. Проще заранее подать заявку на товарный знак.

Бренд и технические решения работают как активы компании, только пока права на них оформлены и защищены по специальным правилам. Ошибки здесь редко видны сразу: они проявляются в споре, когда исправлять их поздно. Если в компании есть продукт с собственным названием или конструкцией, соберите свидетельства, патенты и даты первого использования. Затем покажите их юристу по интеллектуальным правам и проверьте, что в этом пакете защищено, а что нет.[e]

Чтобы не пропустить новые материалы о товарных знаках, патентах и спорах об интеллектуальных правах, подпишитесь на наш Telegram-канал.